2006年5月26日 星期五

麥卡錫:建立專利組合 可攻可守

■ 記者李娟萍/台北報導
高科技產業專利訴訟戰火愈演愈烈,不少台灣高科技廠商被外國專利權人動輒以違反美國關稅法337條款,向美國國際貿易委員會(ITC)聲請查扣來自大陸及台灣出口的貨物,已對台灣高科技廠商造成衝擊。
目前的ITC案件,不僅針對涉嫌侵權的被告,被告廠商的供應商或客戶,也可能因為使用或販售涉嫌侵權的專利技術而被調查,讓台灣的高科技企業深感頭痛,即使事先要求供應商簽署未使用侵權產品的合約,也不能保證不被告。
眾達洛杉磯分所的資深智財律師麥卡錫(J.Donald McCarthy)23日來台,他便建議台灣高科技企業應蒐尋專利地圖、建立專利組合,隨時監視可能發生的智權問題,將專利作為自己防禦或進攻武器。
麥卡錫表示,一件ITC案件的調查程序,約13至14個月,時間有限。在ITC案件成立之前,原告專利權人有足夠的時間,準備相關證據,但案件成立之後,相對被告廠商卻缺乏足夠時間準備證據,證明自己沒有侵權,因此,整個程序確實不利於被告。
麥卡錫認為,專利訴訟本來就是商場競爭的策略之一,希望能藉此打擊競爭對手,因此,即使台灣高科技企業要求供應商簽署未使用侵權產品的合約,但只是買個「保險」,不等於訴訟風險不會發生。
為了讓自己更有勝算,麥卡錫建議,台灣高科技企業平時要蒐尋專利地圖、建立專利組合,隨時監視可能發生的智權問題,將專利可作為自己防禦或進攻武器。此外,與律師多多聯繫,事先申請高品質的專利,投資在自己的研究發明上,絕對比事後打官司值得。
美國專利訴訟上有discovery程序,專利權人主張侵權時,必須具體證明有專利侵權事實,隨著科技的進步,discovery的對象走向電子化。麥卡錫表示,企業應由智權部門,負責掌控企業內部分電子郵件內容,並訓練員工,絕對不要在電子郵件中,對洩露任何訊息,否則這些電子郵件,可能成為未來專利訴訟的呈堂證物。
麥卡錫日前也應邀到新竹科學園區,以Electronic Discovery的最新發展,包括如何建立及保存電子文件系統,重要證據遺失或毀壞時怎麼因應等議題,發表演講,吸引眾多竹科企業前往聽講。
麥卡錫是哈佛大學法學博士,具有美國智慧財權法及貿易法數十年的訴訟經驗,資歷橫跨高科技與製造業,專利訴訟的執業經驗豐富,近年來特別著重在半導體、積體電路、無線通訊、機械等領域,並曾接辦基因轉型玉米、基因轉型老鼠等生物科技的案件。
【2006/05/26 經濟日報】

新聞辭典》美國337條款
■ 記者李娟萍

美國337條款,屬於美國當地「行政救濟」措施,最初在美國1930年關稅法第337章節中出現,經多次修訂,目前的規定是進口行為如果存在不正當競爭,且對美國國內相關產業造成實質性損害,美國國際貿易委員(ITC)根據美國國內企業申請進行調查,其範圍包括著作權、商標、專利等侵權行為,以及涉及營業秘密、廣告不實等行為。
其中90%以上的337條款案件涉及專利侵權,60%的案件,原告和被告會達成和解,不會進入審判的訴訟程序,且多以給付授權金收場。如果進入審判階段,原告和被告各有五成機率可以勝訴。
如果ITC對某商品作出裁決,這個商品可能不准繼續進口美國境內。違反337條款的要件,包括此一商品侵害有效的美國專利、商品進口到美國以及其智慧財產權為美國國內產業所使用,上述三點為最基本的法律爭議點。
【2006/05/26 經濟日報】

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